专利代理师作为无效请求人专利局与法院会如何处理丨专利无效系列004

本团队律师近日收到一份《无效宣告案件结案通知书》，该无效决定书人认为：无效请求人系职业代理师，违反《专利代理条例》第18条规定提出无效宣告请求。因此驳回了该无效宣告请求。

1、涉案案情背景介绍

笔者代理专利权人参加无效口审，在审查员当庭核实身份时，笔者指出了请求人是执业专利代理师的身份，因此不能够作为专利申请人和专利无效的请求人；审查员要求笔者找到相关依据，于是笔者向审查员补充了相关规定的来源是《专利代理条例》第18条，审查员当庭向请求人核实身份，其是否为正在执业的专利代理师，请求人表示其的确为专利代理师；

对比，笔者当庭要求停止进一步审理，审查员表示已经知悉了专利权人的要求，会在随后的决定中予以体现；并在审查员的坚持下，进行了后续的专利文件和证据的记载内容比对；

随后，在庭审后半个月左右的时间，笔者就接到了该《无效宣告案件结案通知书》。

2、本案中做出驳回请求决定的相关依据

涉案专利无效程序中，基于专利权人的质疑，专利局做出了驳回无效请求的决定，并下发了《无效宣告案件结案通知书》；主要根据两个文件：《专利代理条例》和《专利审查指南》。

其中《专利代理条例》第十八条规定：“专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效。”

《专利审查指南》第4部分第1章第7.6节“驳回请求”中的规定：“对于已经受理的复审或者无效宣告案件，经审查认定不符合受理条件的，经主任委员或者副主任委员批准后，作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。”

由于专利局属于是专利法规定的专利行政机关，其应当遵循法规和规章的约束。《专利代理条例》系由国务院颁布的行政法规，《专利审查指南》是由国家知识产权局制定的部门规章，对于专利局的无效审理程序具有约束力。

因此，笔者认为国家知识产权局基于两个文件的规定做出驳回无效宣告请求的决定是适当的。

3、相关案例的思考

如果请求人是专利代理师的身份，但是在无效宣告的行政程序中没有被提出来，国家知识产权局也没有就该身份的问题给予考虑，在行政诉讼中会如何处理？在北京知识产权法院的（2019）京73行初12694号一审行政判决书中对于此种情况予以了回应；在此案件审理中原告作为专利权人在无效程序中并没有提出请求人身份的问题，但是在行政诉中主张“依照2019年专利代理条例第十八条的规定，专利代理师不得以自己的名义请求宣告专利权无效，本案第三人系专利代理师，故被告不应受理本案无效宣告请求。”

法院认定：

专利法第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。2019年专利代理条例第十八条的规定：专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效。

本案中，首先，第三人提起无效宣告请求的时间系2018年7月13日，早于2019年专利代理条例的施行时间，被告受理本案无效宣告请求并无不妥，且原告在口头审理期间对第三人的身份并无异议。其次，根据立法法第七十九条规定（“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。”），专利法系由全国人民代表大会常务委员会制定的法律，而专利代理条例系由国务院颁布的行政法规，故专利法的效力高于专利代理条例。被告依据专利法的规定受理本案无效宣告请求符合法律规定。再次，专利代理条例之所以禁止专利代理师以自己的名义请求宣告专利权无效，系为了规范专利代理行为，保障委托人、专利代理机构的合法权益，维护专利代理活动的正常秩序，确保专利代理师恪守职业道德和执业纪律。根据专利代理条例第二十五条的规定，对于专利代理师违反上述规定的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处10万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月，直至吊销专利代理机构执业许可证。由此可见，如果第三人违反了专利代理条例的相关规定，应当由管理专利工作的部门进行处理，并不影响被诉决定作出程序的合法性。

4、类似案例的处理建议

根据以上行政机关与司法机关的不同意见，笔者就以后遇到此类案件的处理方式做如下分析：

如果在无效宣告的行政程序中：

根据笔者所遇到的案例可知，主要专利权人能够在口审结束前拿出请求人的确为执业代理人的证据，国家知识产权局应当会对无效请求做驳回处理。

因此，在实践中，作为请求人一方应当尽量先做好自查，避免出现用专利代理师直接作为请求人的情况出现，这样的低级错误的出现如果一旦被专利权人抓到，会给当事人以及审查员留下极为不好的印象；

作为专利权人一方，则应当在记得核实请求人的身份是否可能是专利代理师，具体的可以在专利代理师查询系统中进行核实；如果存在请求人身份有疑问的情况，可以视情况在意见答复或口审中提出，避免出现对自己方不利的决定。

如果在行政诉讼程序中：

由于法院裁判中会根据专利法的效力高于专利代理条例的原则，对请求人的专利代理师身份不予实质性考虑，对于无效请求人一侧其实并不会有影响，因此如果想要得到对自己有利的结果，专利权人一方就务必要在行政决定作出前就向国家知识产权局提出此问题。

特别声明:

1、本发审信息由“知产律师聊科创”整理发布，转载请注明原出处，违者必究。

2、以上信息仅供一般性参考，不应视为作者针对特定事务的法律意见或依据。