无效商标被宣告无效前的商标侵权责任认定

来源 | 中国知识产权杂志

作者 | 闫永廉 北京市东城区法院民三庭法官、刘蔚雯 北京市东城区法院民三庭法官助理

被控侵权商标因与涉案权利商标构成相同商品上的近似商标而被宣告无效，当权利商标注册人主张被控侵权商标宣告无效前的使用行为构成侵权并要求使用人承担侵权责任时，根据《商标法》关于商标宣告无效法律后果以及商标侵权行为归责原则的规定，被控侵权商标被宣告无效前的使用行为应认定构成对权利商标的侵害，但是否承担赔偿损失等侵权责任，应以侵权商标使用人是否具有主观过错为判断标准。

一审案号：北京市东城区人民法院（2018）京0101民初2009号
二审案号：北京知识产权法院（2019）京73民终951号

上诉人（原审被告）：南常新（北京）食品机械技术开发有限公司（简称南常新公司）

被上诉人（原审原告）：北京南常肉食机械有限公司（简称南常公司）

株式会社南常于2004年5月28日经商标局核准，在第7类绞肉机（机械）、食品切片机（机器）等商品上注册了第3298172号“南常及图”商标（简称权利商标）。另外，株式会社南常还于1980年10月30日分别在第8类的刀、切削刀及第7类的食品加工机、肉切割机等商品上经核准注册了与权利商标外观基本一致的注册商标。原告南常公司经株式会社南常授权，在中国地区独占使用上述商标并有权进行维权。2006年12月28日，被告南常新公司法定代表人乔凤才经核准，在第7类剔肉机、绞肉机（机械）等商品上注册了第4215222号“南常新及图”商标。2014年6月20日，该商标被认定与三枚引证商标（包括权利商标在内）构成相同或类似商品上的近似商标，并依法予以撤销^[1]。

南常公司于2017年购买到南常新公司生产的羊肉切片机，机身上标注有第4215222号“南常新及图”商标，并标注生产日期为2013年7月。南常公司认为，上述羊肉切片机侵害了其注册商标专用权，要求南常新公司承担停止侵权、赔偿经济损失的民事责任。南常新公司则辩称，其生产涉案羊肉切片机均是在其获准使用的第4215222号“南常新及图”商标被撤销之前，属于对合法注册商标的使用，不构成商标侵权。

北京市东城区人民法院经审理认定：南常新公司侵害南常公司商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿经济损失的民事责任。

一审宣判后，南常新公司提起上诉。北京知识产权法二审驳回上诉，维持原判。 

本案中，根据在案证据和当事人陈述，不难认定南常新公司生产销售的涉案商品所使用标识与权利商标属于相同商品上的近似商标。本案的特殊之处在于南常新公司使用被控商标时该商标尚合法存续，而后却被撤销（无效）。本案要解决的问题实质上就是无效商标在宣告无效前的使用行为是否可构成商标侵权并承担侵权责任。本案中，南常新公司涉案使用行为跨越被控侵权商标被撤销时间，为便于研究，下文中的使用行为专指该商标撤销裁定生效之前。

笔者认为，可以从商标宣告无效的法律效力及商标侵权归责原则两个方面对这一问题进行考察。

（一）注册商标宣告无效的法律效力

《商标法》在2013年修订时，对于商标撤销及商标无效的事由范围进行了调整，部分商标撤销事由纳入了商标无效事由的范畴，被控侵权商标被撤销的情形即属此列。关于其法律后果，2002年施行的《商标法实施条例》第三十六条已有规定。2013年修订后的《商标法》第四十七条对商标宣告无效的法律后果进行了规定，与上述《商标法实施条例》第三十六条规定内容基本一致。

分析上述法条，从第一款规定来看，经商标局宣告无效的注册商标，其商标专用权从授权开始就没有法律约束力，而非自宣告无效后才失去法律效力，也就是说宣告注册商标无效是具有溯及力的。但是，为了避免因注册商标一旦被宣告无效，则引起社会经济秩序的重大变动，上述法条第二款规定了几种不进行追溯的例外情形：（1）宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书；（2）宣告无效前工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定；（3）宣告无效前已经履行的商标转让或者使用许可合同。不过，为了充分保护当事人的合法权益，上述法条第二款及第三款同时规定，“因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”以及“依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还”。上述规定均系对于注册商标宣告无效溯及力的体现，也为商标宣告无效前使用行为的追诉提供了法律依据。^[2]

本案中，从客观角度来看，即使被控侵权商标被撤销之前的使用行为，也已非两个注册商标专用权之间的争议，而是南常新公司未经许可在相同商品上使用与权利商标近似的商标标识。但是，从行为人的主观状态来看，行为实施时被控侵权商标仍合法有效，其可能是基于对商标注册机构的信赖而善意使用相关商标，也可能是具有过错甚至恶意进行侵权，故认定商标是否侵权并承担责任，还应当考察商标侵权的归责原则。

（二）侵害商标专用权的归责原则

《商标法》第四十七条规定，“商标注册人恶意给他人造成的损失应当给予赔偿”，该规定的落实有赖于商标侵权责任的认定。

1.商标侵权的认定不以行为人主观过错为要件

《商标法》第五十七条对商标侵权行为进行了具体规定，关于本条的理解和适用以及商标侵权认定是否应以行为人主观过错为要件，历来存在争议。笔者认为，无论从归责原则的概念含义，还是从该条款条文设置来看，商标侵权行为本身的认定应不以主观过错为构成要件。

（1）从归责原则的概念来看侵权法上的归责，是指行为人因其行为和物件致他人损害的事实发生以后，应依何种根据使其承担责任。^[3]归责原则即在此过程中确定侵权人是否承担侵权责任的一般准则。从目前的理论和实践来看，归责原则主要着眼于行为人主观过错的考察。可见，归责原则是在侵权损害事实发生后，确定责任过程中使用的概念，而与确定违法加害行为以及损害事实无涉。从《商标法》第五十七条中“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权”的语义来看，就是对于商标违法加害行为客观表现的描述，也即从客观上界定何种行为属于对商标专用权的损害。

（2）从《商标法》第五十七条条款设置来看首先，从目前该条款本身的语义来看，除第六项以外，全部条款均未规定行为人需要具有主观过错，至于第六项中包含有“故意”，笔者认为该项规定的是商标侵权的帮助行为，实质上属于我国《侵权责任法》中的共同侵权问题，但是为了尽可能全面地罗列侵权行为典型表现，即进行了列举，一般来说共同侵权需要有共同的故意，所以要予以规定。相反，该项中明确规定的“故意”也反衬其他项不需要该种主观过错。其次，2013年修订前的《商标法》第五十二条罗列商标侵权行为时，对于销售者规定了“故意”，后来第五十二条修订为现在的第五十七条，删除了“故意”，也说明立法者排除掉主观过错的立法旨趣。再次，《商标法》第六十四条第二款规定了销售者“无过错”不承担赔偿责任的免责条款，也说明认定商标侵权本身无需主观过错。

综上，商标侵害行为的认定与商标侵权责任的归责是不同的，只要行为人实施了商标法规定的加害行为，就构成商标侵权。如此认定，也便于及时适用“停止侵权”等责任形式,以制止商标侵害行为。

2.商标侵权赔偿责任应以过错为构成要件

如前所述，归责原则是判定侵权人是否承担侵权责任，尤其是侵权赔偿责任的一般准则。按照主流观点，我国《侵权责任法》确立了过错责任原则（含过错推定原则）^[4]与无过错责任原则并立的二元归责原则体系，不再将公平责任作为一种独立的归责原则。^[5]其中过错责任原则（含推定过错原则）体现为《侵权责任法》第六条的规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。”无过错责任体现为《侵权责任法》第七条的规定：“行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。”

（1）商标侵权赔偿责任不宜适用无过错责任原则

笔者认为，商标侵权赔偿责任的认定应适用上述过错责任原则，而非无过错责任原则，理由主要包括：首先，无过错责任原则是为了应对工业化大生产背景下日益增长的社会生产生活风险而兴起，其归责依据不是过错，而主要是危（风）险，其中包括：危险活动和危险物；^[6]而商标侵权行为，根本不属于该类为了从事社会生产生活而必须实施的危险活动，更与危险物无关。其次，在我国侵权责任法理论中，无过错责任仅适用于法律明确规定的特殊侵权责任类型，一般侵权行为则适用过错责任原则，我国《侵权责任法》及《民法总则》中并未将包含商标侵权在内的知识产权侵权行为置于适用无过错责任之列；而《商标法》中第五十七条如前所述，并非归责原则的规定，亦未见其他关于商标侵权行为无需过错即应承担损害赔偿责任的特别规定。再次，《商标法》第六十四条第二款规定侵害商标权商品销售者基于“无过错”可免除赔偿责任的规定，也可管窥立法者关于商标侵权赔偿责任以过错为构成要件的立法精神。

（2）科学设置过错认定标准和方式可实现利益平衡

有人对于商标侵权赔偿责任适用过错责任原则进行归责持反对意见，其主要担忧在于：一方面由于知识产权的无形性，权利人的专有权范围被他人无意及无过失闯入的可能性比物权等权利更普遍^[7]；另一方面，担忧难以证明包括商标侵权在内的知识产权侵权行为人的主观过错。对于前者，笔者认为，注册商标等知识产权具有公开性，行为人对其负有注意义务，并且随着网络等查询方式的日益便利，善意的行为人越来越容易避开在先注册商标的权利范围，知识产权相对于其他权利的上述特殊性已越来越微不足道，况且，如行为人已尽到注意义务而确属善意，要求其一律承担侵权赔偿责任，本身即有失公平。对于后者，笔者认为，侵权行为人的主观过错一般均难于直接证明，往往需通过外在行为来判定，知识产权侵权也不例外；另外，现代侵权责任法中采用客观过错标准，判断行为人是否存在过错，是以一个理性人的标准来衡量，而不是完全取决于行为人的想法，使得过错认定变得相对容易。

可见，在商标侵权赔偿责任认定中适用过错责任原则所面临的障碍并非不可逾越，关键在于过错认定标准和方法的设定。

（三）商标宣告无效前民事侵权责任的认定思路

1.客观审查：考察是否属于《商标法》第五十七条规定的侵权行为

如前所述，商标侵权行为本身的认定并不以行为人主观过错为条件，而取决于是否属于《商标法》第五十七条规定的情形。例如在本案中，基于商标无效宣告（包括案涉撤销事由）的溯及力，本案南常新公司在2014年6月20日商标局撤销裁定生效之前对被控侵权商标的使用，客观上已无法认定为经授权对注册商标的合法使用。由于该标识与权利商标构成近似，该行为已经符合《商标法》第五十七条第二项的规定，属于未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆，故可以认定南常新公司该等行为构成对南常公司注册商标专用权的侵害。 

2.主观审查：考察行为人是否具有主观过错

关于南常新公司应否承担侵权赔偿责任，根据上述两方面分析，需要考察南常新公司是否具有主观过错，应结合商标申请注册阶段和核准注册后实际使用阶段的主观状态进行综合判断。结合商标撤销理由，审查程序及后续行政诉讼过程中查明的事实，判定南常新公司在此期间是否已经实际知悉南常公司权利商标存在，或者基于权利商标的市场知名度可能知晓权利商标的存在，而应当予以避让。例如本案中，根据查明事实，在被控侵权商标注册前，南常公司及其日本母公司已经在同种或关联商品上注册并长期使用多个“南常及图”商标，在此情况下，南常新公司仍然使用近似商标，具有“搭便车”的恶意，主观上难谓正当，因此应当负有赔偿责任。